Sobre a notoriedade da marca a Lei nº 9.279/1996 (Lei do
INPI), em seu art. 126 esclarece que "a marca notoriamente conhecida em
seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da
União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção
especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil".
Sobre o assunto, confiram a notícia de decisão no que
tange a marca da Vodca Absolut.
Abraço,
STJ - Notoriedade da marca da vodca Absolut terá de passar
por procedimento no INPI
Publicado em 4 de Março de 2013 às 09h25
O alto renome de uma marca está obrigatoriamente sujeito a
procedimento administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), não podendo ser reconhecido e declarado judicialmente. O entendimento é
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou recurso da fabricante
de bebida.
Inicialmente, a Vin e Sprint Aktiebolang NY, empresa sueca,
obteve na Justiça Federal do Rio de Janeiro sentença que declarou ser de alto
renome a marca Absolut e lhe conferiu proteção especial em todas as classes. A
decisão obrigava o INPI a fazer as alterações administrativas cabíveis.
O INPI ajuizou ação rescisória para desconstituir a
sentença. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) julgou o pedido
procedente. Considerou que o juiz não pode substituir o povo no seu pensamento
e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a fama da marca. “O
alto renome de marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento de
que o signo distintivo goza junto ao público consumidor”, afirmou o TRF2.
Via incidental
A fabricante recorreu ao STJ. No julgamento, a ministra
Nancy Andrighi, relatora, observou que a Lei de Propriedade Industrial (Lei
9.279/96) não estabeleceu os requisitos necessários para a caracterização da
marca de alto renome. Daí a regulamentação por parte do INPI, atualmente por
meio da Resolução 121/05.
Conforme essa resolução, a declaração de alto renome deverá
ser requerida “como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro
de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de
marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome”.
Analisando a norma, a ministra percebeu que o reconhecimento
do alto renome só seria possível pela “via incidental”. Quer dizer, o titular
de uma marca de alto renome só conseguiria a respectiva declaração
administrativa a partir do momento em que houvesse a adoção de atos
potencialmente capazes de violar essa marca. Não haveria possibilidade de “ação
preventiva” antes do surgimento de risco concreto de violação da propriedade
industrial.
Ônus injustificado
Nancy Andrighi considera, no entanto, que o reconhecimento
do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado,
de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de
identificar eventuais ofensas ao seu direito.
Ela acrescentou que, muitas vezes, não há sequer tentativa
de depósito da marca ilegal no INPI, o que impede que o titular da marca adote
medida administrativa incidental para a declaração de alto renome.
Controle administrativo
Para a relatora, há “efetivo interesse do titular em obter
declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome”. Porém, em casos
como o da vodca Absolut, a ministra Nancy entende que, até que haja
manifestação do INPI sobre a existência ou não do alto renome, a intervenção do
Poder Judiciário é incabível.
No caso, a empresa fabricante ajuizou ação objetivando a
declaração do alto renome da marca sem que houvesse prévia manifestação do
INPI. Deveria, isto sim, ter-se limitado a exigir a manifestação do INPI –
alertou a relatora.
Ao reconhecer o alto renome da marca Absolut, na ausência de
declaração administrativa do INPI a respeito, a decisão da Justiça exerceu
função que legalmente compete àquela autarquia federal, violando a tripartição
dos poderes assegurada pela Constituição, criticou a ministra. “Não houve
controle do ato administrativo, mas efetiva prática deste ato em substituição
ao INPI”, disse ela.
Processo relacionado: REsp 1162281
Fonte: Superior Tribunal de Justiça
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