Essa vai em especial para os meus alunos de Direito
Empresarial I, pois o assunto certamente vai constar da 1ª avaliação...kkkkk
Trata-se de decisão de conflito entre nome empresarial e
marca, institutos jurídicos diferentes.
A notícia de decisão do STJ bem ilustra a matéria tratada
em sala de aula.
Gostaria de recomendar aos Doutores a leitura do texto
produzido pelo Prof. Alexandre Demétrius que se encontra no BLOG DE DIREITO
EMPRESARIAL:
No mais, confiram a notícia de decisão do STJ para
iniciar os estudos para a prova.
Abraço a todos,
STJ - Registro de concorrente na Junta Comercial não impede
empresa de usar marca concedida pelo INPI
Publicado em 7 de Março de 2014 às 08h49
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu
pedido da empresa ML Produtos Alimentícios Ltda. ME para que ela possa
continuar utilizando sua marca Delícias em Pedaços. A abstenção de uso da marca
havia sido conseguida na Justiça paulista pela empresa Oficina do Artesão
Ltda., dona da marca Amor aos Pedaços.
A ação foi ajuizada pela Oficina do Artesão sob o argumento
de ser titular de vários registros para sua marca, regularmente expedidos pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ela acusou a empresa ML de
usar, ilicitamente, sinal distintivo praticamente idêntico.
O juízo da 4ª Vara Cível de Jundiaí (SP) reconheceu a
prescrição do pedido de reparação de danos e não acolheu o pedido de abstenção
do uso da marca, por entender que as expressões utilizadas são distintas, não
passíveis de gerar confusão.
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), entretanto,
reformou parcialmente a sentença e determinou a abstenção do uso da marca
Delícias em Pedaços, baseando sua decisão na suposta prática de parasitismo,
uma vez que os termos “delícias” e “amor” evocam sensações prazerosas de comer
um doce e as duas empresas atuam no mesmo segmento mercadológico.
No STJ, a ML alegou ser titular de três registros
devidamente concedidos e válidos para a marca Delícias em Pedaços, um deles
anterior à sentença de improcedência do pedido.
Sustentou também que não é possível determinar a abstenção
do uso de expressão objeto de registro de marca válido e regular expedido pelo
INPI.
Sistema atributivo
Em seu voto, o ministro Luis Felipe Salomão, relator do
caso, destacou que as formas de proteção ao nome empresarial e à marca
comercial não se confundem. A primeira se circunscreve à unidade federativa de
competência da Junta Comercial em que são registrados os atos constitutivos da
empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja
feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.
Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema
atributivo: é adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que
assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.
De acordo com o ministro, a alegação da empresa Oficina do
Artesão, de ter adotado o nome Amor aos Pedaços perante a Junta Comercial de
São Paulo em 1981, não é suficiente para impedir – como de fato não impediu – a
obtenção do registro da marca Delícias em Pedaços pela empresa ML Produtos
Alimentícios junto ao INPI, em 1999.
Eficácia do registro
Luis Felipe Salomão ressaltou que compete ao INPI avaliar
uma marca como notoriamente conhecida e que qualquer ingerência do Judiciário
nesse campo significaria invasão do mérito administrativo e ofensa ao princípio
da separação dos poderes.
Segundo Salomão, a decisão do TJSP ultrapassou os limites de
sua competência, pois extrapolou a discussão a respeito de eventual
concorrência desleal e determinou a abstenção do uso de marca registrada pelo
próprio titular.
“A determinação de abstenção de uso de marca registrada pelo
seu próprio titular implicará retirar a eficácia do ato administrativo de
concessão de registro, esvaziando por completo a decisão do INPI, sem a sua
participação, violando, assim, inexoravelmente, o artigo 129 da Lei da
Propriedade Industrial”, concluiu o ministro.
Nº do Processo: REsp 1189022
Fonte: Superior Tribunal de Justiça
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