Aos alunos de Direito Empresarial I,
Segue em abaixo o esquema da Aula 11 - Propriedade Intelectual.
Abraço,
Aula 11 - Da Propriedade Industrial
1. A Proteção Constitucional
Art.
5º:
XXIX - a
lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para
sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
2. Abrangência do Direito Industrial
Dá-se o
nome de propriedade industrial à matéria que abrange as invenções, os modelos
de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, as indicações de procedência
(ou indicações geográficas), as expressões ou sinais de publicidade e
propaganda e repressão a concorrência desleal.
Confira-se
o quadro sinótico[1]:
3. O INPI
É uma
autarquia federal incumbida na execução de normas da propriedade industrial,
como o processamento e o exame dos pedidos de patente ou de registro.
Bens protegidos pela Propriedade Industrial
•A patente
de invenção;
•A patente
de modelo de utilidade;
•O registro
de desenho industrial;
•O registro
de marca.
• Repressão
as falsas indicações geográficas
• Repressão
a concorrência desleal
Nesse
sentido confira-se o art. 2º:
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à
propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
I - concessão de patentes de invenção e de
modelo de utilidade;
II - concessão de registro de desenho
industrial;
III - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas;
e
V - repressão à concorrência desleal.
4. Patentes
A) invenção:
Ato
original do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia
estará produzindo uma invenção.
•B) Modelo
de utilidade:
É
o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato de
que resulta melhores condições de uso ou fabricação.
Não
há invenção, mas acréscimo de utilidade.
4.1. Requisitos para a Patenteabilidade
A) Novidade
Não
basta que seja original. É necessário que a criação seja desconhecida pela
comunidade científica, técnica ou industrial.
Art. 11. A invenção e o modelo de
utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
B) Atividade inventiva:
Art. 13. A invenção é dotada de
atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra
de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
A invenção
deve despertar nos técnicos da área o sentido de real progresso.
C) Aplicação industrial:
Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são
considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados
ou produzidos em qualquer tipo de indústria.
A
criação de hipóteses não gera direito à patente.
D) Impedimento:
Art. 18.
Não são patenteáveis:
I - o que
for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde
públicas;
II - as
substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos
processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do
núcleo atômico; e
III - o
todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que
atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva
e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.
4.2. Prazos de duração das Patentes
Art. 40. A patente de invenção
vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15
(quinze) anos contados da data de depósito.
Parágrafo
único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de
invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da
data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder
ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo
de força maior.
4.3. Da licença compulsória
Art. 68. O
titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer
os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso
de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou
judicial.
§ 1º
Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não
exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de
fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso
integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica,
quando será admitida a importação; ou
II - a
comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado
4.4. Processamento do pedido de
concessão de patente[3]
5. Registro
Industrial
Desenho
Industrial diz respeito à forma dos objetos, e serve tanto para conferir-lhe um
ornamento harmonioso como para distingui-los de outros do mesmo gênero.
A
marca é o signo que identifica produtos e serviços.
5.1. Desenho Industrial
A) Novidade;
Art. 96. O
desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da
técnica.
B) originalidade:
Art. 97. O
desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração
visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores
C) Impedimento:
Art. 100.
Não é registrável como desenho industrial:
I - o que
for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de
pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou
idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
II - a
forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
Prazo:
Art. 108.
O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito,
prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
§ 1º O
pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do
registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se o
pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do
registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes,
mediante o pagamento de retribuição adicional.
5.1.1. Processamento do pedido de
Registro de Desenho Industrial[4]
6. Marca
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Novidade Relativa:
O que deve ser nova é a
utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou
comercializados, ou de serviços prestados.
A marca, a princípio, é
protegida apenas no interior de uma classe.
6.1. Vedações
Art.
124. Não são registráveis como marca:
I -
brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designação, figura ou imitação;
II -
letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva;
III -
expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade
de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de
respeito e veneração;
IV -
designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o
registro pela própria entidade ou órgão público;
V -
reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão
ou associação com estes sinais distintivos;
VI -
sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou
serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva;
VII -
sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
VIII - cores
e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo;
IX -
indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que
possa falsamente induzir indicação geográfica;
X -
sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
XI -
reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de
padrão de qualquer gênero ou natureza;
XII -
reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva
ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII -
nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a
imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;
XIV -
reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
XV -
nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI -
pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII -
obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou
associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII -
termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o
produto ou serviço a distinguir;
XIX -
reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca
alheia;
XX -
dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma
distintiva;
XXI - a
forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII -
objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
XXIII -
sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular
seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca
se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
Posição do STJ sobre o tema:
REGISTRO.
MARCA. MEDICAMENTO.
Trata-se
de REsp em que a questão está em definir se o registro anterior da marca com a
utilização de um termo que remete ao princípio ativo do medicamento, qual seja
“Sor” (cloreto de sódio, popularmente conhecido como soro), garante o direito
de uso exclusivo dessa expressão em favor do laboratório recorrente, o que
impediria a utilização do mesmo radical “Sor” na marca da recorrida. Na
hipótese, consoante os autos, a recorrente registrou no INPI a marca nominativa
simples “Sorine”, composta de radical designativo do componente principal do
medicamento (“Sor”), qual seja, cloreto de sódio, acrescido do sufixo “ine”.
Portanto, para a Min. Relatora, a recorrente tem exclusividade na utilização da
marca “Sorine”, mas não a tem na utilização do radical considerado comum. Observou que o art. 124, VI, da Lei n.
9.279/1996, também chamada Lei da Propriedade Industrial (LPI), não autoriza
como marca sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou
serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de
produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva. Consignou que, nesses casos, não se pode falar em
colidência porque, em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo desse
sinal por qualquer sociedade empresária. Assim, frisou que admitir a
exclusividade no uso isolado do radical evocativo “Sor” assemelha-se a
assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo de utilizar
em sua marca a referência à substância principal do produto. Isso seria
incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência
desleal, objetiva, por meio das cláusulas impeditivas de registro, tutelar a
livre concorrência. Asseverou, ademais, que, não sendo possível vislumbrar
identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação
indevida de consumidores, não há falar, no caso, em ofensa ao art. 195 da
referida lei ante a inexistência de concorrência desleal. Diante dessas
considerações, entre outras, a Turma negou provimento ao recurso. REsp 1.105.422-MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/5/2011.
6.2. Das Espécies de Marcas
Art. 123.
Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca
de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro
idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca
de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto
à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III -
marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de
membros de uma determinada entidade.
6.3. Procedimento do Registro
Art.
128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou de direito privado.
§ 1º As
pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à
atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de
empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio
requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
§ 2º O
registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica
representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de
seus membros.
§ 3º O
registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem
interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da
aplicação dos dispositivos constantes deste Título.
6.4. Proteção Jurídica
Art. 129. A propriedade da marca
adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta
Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos
arts. 147 e 148.
§ 1º
Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País,
há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de
precedência ao registro.
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido
juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação
com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.
6.5. Uso exclusivo
Art.
130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I -
ceder seu registro ou pedido de registro;
II -
licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
6.6. O STJ e a exclusividade do uso da marca
STJ -
Exclusividade de marca impede uso de nome
Publicado
em 13 de Maio de 2011 às 09h58
A empresa Indústria de Cosméticos Naturais Calantari deve
abster-se de uso da marca “Creme de Rosas”, pois há risco de confusão entre
consumidores com o tradicional desodorante “Leite de Rosas”, de propriedade da
LR Cia Brasileira de Produtos de Higiene e Toucador. A decisão é da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em processo relatado pelo ministro
Sidnei Beneti. A Turma acompanhou integralmente o voto do relator.
A LR ajuizou ação contra a Calantari para que este
interrompesse a fabricação do produto para bebês “Creme de Rosas”, sob a
alegação de violação de marca e concorrência desleal. Na primeira instância, a
empresa foi proibida de produzir, estocar, divulgar e comercializar o produto,
sob pena de multa de R$ 10 mil por dia. O juiz também afastou o pedido de
indenização. Ambas as partes apelaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP) permitiu o uso da marca “Creme de Rosas”, porém, determinou que a
empresa não usasse mais embalagem semelhante à do “Leite de Rosas” e reconheceu
o direito da LR a indenização.
No recurso ao STJ, a defesa da LR afirmou que, como houve
admissão da contrafação (uso da propriedade intelectual sem autorização de seu
dono) pelo TJSP, a Calantari deveria ser impedida de usar a marca.
Em seu voto, o ministro Sidnei Beneti apontou que o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) já havia vedado o registro
da marca “Água de Rosas” para proteger a marca “Leite de Rosas”. “A semelhança
das expressões leva a crer que são meras variações do mesmo produto”, explicou.
Para o ministro, a marca poderia causar confusão entre os consumidores, mesmo
com uma embalagem diferenciada. “Leite, creme e rosas são designativos comuns,
mas a marca ‘Leite de Rosas’ adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no
mercado brasileiro”, observou. O produto está à venda há mais de 70 anos.
O ministro Beneti reconheceu que a exclusividade do uso da
marca não deve impedir o uso de marcas semelhantes para produtos de classes
diferentes. Entretanto, a legislação faz exceção para marcas notórias ou de
alto renome e caso de evidente má-fé. “A má-fé da Clantari ficou evidente, pois
foi comprovado que fazia embalagens muito semelhantes àquelas utilizadas pela
LR”, concluiu. Para o magistrado ficou provada a intenção de imitar a marca
“Leite de Rosas”. Com essas considerações, a Turma proveu o recurso.
Processo: REsp 929604
Fonte: Superior Tribunal de Justiça
6.7. Princípio da Especialidade
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto
renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
6.8. Alto Renome X Notório Reconhecimento
Art. 126. A marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da
Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de
proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este
artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de
marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente
conhecida.
Para o melhor
entendimento confira-se o quadro[5] abaixo:
Posição do STJ sobre
o tema:
STJ -
Direito de proteção à marca notoriamente conhecida independe de registro no
Brasil
Publicado
em 4 de Outubro de 2010 às 09h35
O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde
com marca de alto renome. Por isso, a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) manteve o registro de marca norte-americana com nome parecido a
de empresa brasileira. O relator do recurso, ministro Massami Uyeda, salientou
que a marca norte-americana, por ser notoriamente conhecida, goza de proteção
especial independentemente de ter registro no Brasil em seu ramo de atividade.
Já a marca de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade,
desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI).
A empresa brasileira Lima Roupas e Acessórios registrou a
marca “Sketch” no INPI, em 1996.
A marca é conhecida por comercializar produtos de
vestuários, acessórios e calçados.
Inicialmente, a empresa norte-americana teve o pedido de
registro negado, por entender-se que a marca “Skechers” havia reproduzido ou
imitado, em parte ou no todo, uma marca já registrada, o que poderia provocar
confusão entre os consumidores. Porém, em 2003, após recurso administrativo, a
marca “Skechers” foi registrada no INPI pela empresa Skechers USA INC II.
Inconformada com a decisão, a empresa brasileira recorreu à
35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, alegando que, com o registro da marca
“Skechers”, o instituto teria violado direito líquido e certo de não haver
outra marca reproduzindo ou imitando marca já existente. Disse que, com a
coexistência da outra marca, a expansão sofreria prejuízos. A 35ª Vara
considerou ilegal o registro da marca “Skechers” pelo INPI.
O INPI e a Skechers USA não concordaram com a decisão e
recorreram ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). O tribunal acolheu
os recursos e considerou que o registro não era nulo. Explicou que a marca
“Skechers” é conhecida mundialmente em seu ramo de atividades e goza da
proteção estendida à marca notoriamente conhecida, que independe da
territorialidade. Isso porque a legislação brasileira é clara ao entender que o
conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto
renome. A marca notoriamente conhecida goza de proteção especial nos ramos que
comercializa, independentemente de ter registro no Brasil. Já a de alto renome
tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que tenha sido
registrada previamente no Brasil.
A empresa brasileira recorreu ao STJ, pedindo que a decisão
do registro fosse anulada. Sustentou que, tanto do ponto de vista fonético
quanto do ortográfico, as duas marcas eram muito parecidas, causando confusão
entre os consumidores. Alegou ainda que a marca “Skechers” não deveria ser
considerada como notoriamente conhecida.
A Turma entendeu que a discussão sobre a notoriedade ou não
da marca “Skechers” deve ser observada de acordo com a fixada pelo TRF2, já que
qualquer decisão que contrarie a já fixada significa o reexame de provas, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Quanto à possibilidade de confusão entre os
consumidores, a Turma entendeu que as empresas atuam em ramos distintos.
Enquanto a “Sketch” comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive
sapatos, a “Skechers” vende, especificamente, roupas e acessórios de uso comum
e para prática de esportes.
Fonte: Superior Tribunal de Justiça
6.9. O Terceiro de Boa-fé que já utilizava a marca
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou
depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
6.10. Prazo de vigência
Art.
133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data
da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
§ 1º O
pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do
registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se
o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência
do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante
o pagamento de retribuição adicional.
§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o
disposto no art. 128.
6.11. Restrições ao direito do Titular
Art.
132. O titular da marca não poderá:
I -
impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes
são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e
comercialização;
II -
impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
III -
impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou
por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art.
68; e
IV -
impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou
qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo
para seu caráter distintivo.
6.12. Extinção do pedido de marca
Art.
142. O registro da marca extingue-se:
I -
pela expiração do prazo de vigência;
II -
pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou
serviços assinalados pela marca;
III -
pela caducidade; ou
IV -
pela inobservância do disposto no art. 217.
Caducidade:
Art.
143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo
interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do
requerimento:
I - o
uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o
uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos,
ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado
de registro.
§ 1º
Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões
legítimas.
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de
60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar
seu desuso por razões legítimas.
* Sobre o tema conferir a notícia do Superior Tribunal de Justiça:
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA.
Trata-se
de REsp oriundo de ação de nulidade de registro de marca proposta pela
recorrente em desfavor da recorrida, com o fim de obter a nulidade do registro
de marca comercial que entendia colidir com a que já utilizava há
aproximadamente 22 anos. A pretensão foi acolhida em primeiro grau com
fundamento no art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 (nova Lei de Propriedade
Industrial – LPI), o qual teria sido violado ao ser aceito o referido registro
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A sentença, contudo,
foi reformada pelo tribunal a quo, que entendeu, entre outras
questões, ser possível a convivência pacífica entre as marcas. A Turma negou
provimento ao recurso sob o entendimento de que marcas fracas ou evocativas,
que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou de forte
atividade criativa podem coexistir harmonicamente, sendo descabida qualquer
alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de
assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. Consignou-se,
ainda, que marcas de convivência possível não podem se tornar oligopólios,
patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário
reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando
esse privilégio implicar a intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de
exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.
Registrou-se, por fim, que o tribunal a quo, ao confirmar a tese de que não é
possível conferir exclusividade ao titular de registro de marca fraca ou
evocativa, não divergiu da jurisprudência deste Superior Tribunal sobre a
matéria, valendo ressaltar que o reconhecimento de violação de literal disposição
de lei somente se dá quando dela se extrai interpretação desarrazoada, o que
não ocorreu no caso. REsp 1.166.498-RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/3/2011.
USO.
MARCA. CONFUSÃO INEXISTENTE.
A Turma
negou provimento ao recurso por entender que a fixação do nome de um condomínio
fechado, tal como ocorre com o nome de edifício, não viola os direitos de
propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que
seja no ramo de serviços de locação, loteamento, incorporação e venda de
imóveis (classe 40.10 do INPI). Adota-se tal posicionamento porque os nomes de
edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida
comercial, mas sim atos da vida civil, pois individualizam a coisa, não podendo
ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, nos últimos, a
marca serve para distinguir séries de mercadorias e não objetos singulares.
Para o exame da colisão de marcas, não só se faz necessária a aferição do ramo
da atividade comercial das sociedades empresárias, mas se deve apreciar também
a composição marcária como um todo. Ademais, no caso, o tribunal a quo,
lastreado na prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano
ou confusão entre as marcas, pois se destinam a consumidores de classes
econômicas distintas, não havendo qualquer ato de concorrência desleal
praticado pela recorrida, sendo inexistente a má-fé. Precedentes citados: REsp
863.975-RJ, DJe 16/11/2010; REsp 900.568-PR, DJe 3/11/2010, e REsp
1.114.745-RJ, DJe 21/9/2010. REsp 862.067-RJ, Rel. Min.
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ-RS), julgado em 26/4/2011.
7.
Indicações Geográficas
- Conceito:
Art. 176
Art. 176. Constitui
indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.
-
Procedência:
Art. 177. Considera-se
indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de
extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de
determinado serviço.
-
Denominação de Origem:
Art. 178. Considera-se
denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade
de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou
características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos
fatores naturais e humanos.
-
Extensão da proteção: Representação Gráfica ou Figurativa
Art. 179. A proteção
estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica,
bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de
seu território cujo nome seja indicação geográfica.
-
O uso comum:
Art. 180. Quando o
nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço,
não será considerado indicação geográfica.
Art. 181. O nome
geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem
poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço,
desde que não induza falsa procedência.
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Restrição do uso:
Art. 182. O uso da
indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de
origem, o atendimento de requisitos de qualidade.
[1] Negrão, Ricardo. Manual
de direito comercial e de empresa, volume 1 / Ricardo Negrão. – 6ª Ed. ver. e
atual. – São Paulo : Saraiva, 2008.
[2] Quadro sinótico
extraído de: Negrão, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, volume
1 / Ricardo Negrão. – 6ª Ed. ver. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2008.
[3] Quadros sinóticos
extraídos de: Op. cit., p. 119-120
[4] Quadro sinótico
extraído de: Ob cit. p. 138-139
[5] Op. cit., p. 147
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